Il caso riguardava la violazione di un contratto di licenza di marchio. Il titolare del marchio aveva rilasciato in favore di un’impresa una licenza con dei limiti territoriali. La licenziataria aveva sub licenziato il marchio ad un’altra impresa violando i limiti territoriali e temporali della licenza ricevuta. Il titolare del marchio citava quindi in giudizio le due imprese per accertare la violazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Nella sentenza la Corte ha chiarito che ai sensi dell’art. 125 Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo (Cass., n. 21832/21). Conseguentemente, anche quando il contraffattore ha commesso la violazione inconsapevolmente, dovrà comunque restituire al titolare dei diritti gli utili realizzati attraverso la violazione.

La Corte ha approfittato di questo caso per ricordare che se un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato può ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, fa difetto l'elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa può domandare comunque la retroversione degli utili. Il comma 3 dell'art. 125 c.p.i., appunto prevede che "in ogni caso" il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione -evidentemente in forza e in conseguenza della stessa - in alternativa al risarcimento del lucro cessante. Il danno andrà quindi liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

Lo scopo dell’art. 125 CPI mira quindi a impedire che il contraffattore tragga profitti dal proprio illecito e che si possano pianificare attività contraffattive remunerative.