Verletzung von Markenrechten und Bezifferung des Schadensersatzes

Gewerbliches Recht

Der italienische Kassationsgerichtshof hat in seinem Beschluss Nr. 20800/2023 vom 18.07.2023 (Nr. 20800/2023) klargestellt, welcher Wert dem subjektiven Element bei der Bezifferung des vom Verletzer zu ersetzenden Schadens beizumessen ist. Das Fehlen einer Schuld wurde vom Gericht als irrelevant für die Berechnung angesehen.

Der Fall betraf die Verletzung eines Markenlizenzvertrags. Der Inhaber der Marke hatte einem Unternehmen eine Lizenz mit territorialer Begrenzung erteilt. Der Lizenznehmer hatte die Marke an ein anderes Unternehmen unterlizenziert und damit gegen die räumlichen und zeitlichen Grenzen der erteilten Lizenz verstoßen. Der Markeninhaber verklagte daraufhin die beiden Unternehmen, um die Verletzung festzustellen und Schadensersatz zu fordern.

In dem Urteil hat das Gericht klargestellt, dass es gemäß Art. 125 des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (IPC) seine frühere Rechtsauffassung bestätigt, wonach der Inhaber eines Patentrechts, der dessen Verletzung beanstandet, das Recht hat, die Rückerstattung (sog. "Retroversion") der vom Verletzer erzielten Gewinne anstelle einer Entschädigung für entgangenen Gewinn zu verlangen, und zwar mit einem spezifischen Antrag gemäß Art. 125 IPC, ohne dass der Verletzer ein schuldhaftes oder böswilliges Verhalten konkret behaupten und beweisen muss (Kassationsgerichtshof, Nr. 21832/21). Folglich muss der Verletzer dem Rechteinhaber, auch wenn Erstgenannter die Rechtsverletzung unwissentlich begangen hat, in jedem Fall die durch die Rechtsverletzung erzielten Gewinne erstatten.

Der Gerichtshof hat diesen Fall zum Anlass genommen, daran zu erinnern, dass der Inhaber des verletzten Rechts, wenn eine Person wissentlich oder mit hinreichender Kenntnis eine Rechtsverletzung begeht, Schadensersatz für den entstandenen Schaden und den entgangenen Gewinn (oder alternativ die Rückerstattung des vom Verletzer erzielten Gewinns) verlangen kann. Fehlt dem Verletzer jedoch das subjektive Element, kann der Rechteinhaber in jedem Fall die Rückerstattung des Gewinns verlangen. Absatz 3 von Art. 125 IPC sieht vor, dass der Inhaber des verletzten Rechts "in jedem Fall" alternativ zum Ersatz des entgangenen Gewinns die Rückerstattung des vom Verletzer - offensichtlich aufgrund und als Folge der Verletzung - erzielten Gewinns verlangen kann. Der Schadensersatz wird daher unter Berücksichtigung der durch die Rechtsverletzung erzielten Gewinne berechnet, d.h. unter Berücksichtigung der Gewinnspanne, die durch Abzug der entstandenen Kosten von den Gesamteinnahmen erzielt wurde.

Der Zweck von Art. 125 IPC besteht also darin, den Verletzer daran zu hindern, von seinem Fehlverhalten zu profitieren, und zu verhindern, dass gewinnbringende Nachahmungsaktivitäten geplant werden.

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